东莞代理美国商标申请（美国商标简介）

      世界各国对商标专用权的取得，有二大体系，一是按《申请在先》（first to file）原则，二是按《使用在先》（first to use）原则取得。美国是个采用《使用在先》商标保护原则的***。在美国，商标的所有权通常是取决于商标在美国的使用。因此，向美国申请商标注册，就有很多特点。一 商标申请类型　所谓“类型”，即您在向美国申请时，美国***要求你交待清楚，该商标的使用状况和***状况，并且要讲明您是以商标的什么状况为基础来申请。　通常向美国的商标申请，可概括为下述四种类型（１）《已在美国使用型》：（USED IN U.S.A）　　在提出申请前，若商标已在美国使用，则申请时需提交使用证明（有关使用证明请参见下面第四部分所述），该商标在世界上（任何***）***使用的日期，和该商标在美国***使用的日期。日后商标申请案批准后，就可以直接在美国专利和商标局（以下简称PTO）注册。（２）《拟在美国使用型》（INTEND TO USE）　　若商标目前尚未在美国使用,但打算今后在美国使用,则申请人可以以打算使用或预备使用（Intend to use ）的方式提出申请。在商标申请批准之后，申请人须在六个月内提交使用证明。如果在上述六个月期限届满时，申请人仍不能提供上述资料，则可以向PTO请求延长（Reguest for an extension)。延长期限的请求需在上述六个月的期限届满前提出，否则该商标申请案作为自动放弃（Abandon）处理。上述期限延长请求可以先后提出5次，每一次的延长期限为六个月，同时需向商标局交纳延期费用。从以上可以看出，申请人在商标申请批准通知书（Notice Of Allowance）后，***迟不应超过第36 个月的期限提交所述的使用说明。这种类型有一定的风险，如果你在此期间并没在美国实际使用，则可能要多花钱，甚至被以自动放弃处理为由而拒绝注册，但若申请后，确在美国使用，则选用此类是很好的。（３）《中国（或外国）优先权型》（PRIORITY) 　　若商标申请人要求中国申请的优先权，则需在中国申请日起六个月之内向美国商标局提出申请，并提供相应的中国申请日和申请号。但日后必须再向PTO提供外国注册书的证明文件。由此在商标申请案批准之后，申请人不必提供商标在美国的使用证明，而可直接在PTO注册。这种申请类型的风险在于，如果相应的中国申请案被驳回，而美国申请案即使被批准，由于无法提供中国的商标注册证，申请人也无法在PTO注册其商标。该案只能视为放弃（abandon）。（４）《中国（或外国）已注册》型 （REGISTERED) 　　若商标已在其他***注册，并打算今后在美国使用，则申请时需提交外国注册证书的证明文件（a certified copy of foreign registration）。在日后商标申请被批准后，不必再向PTO提供使用证明就可登记注册。所谓外国注册证书之证明文件系由外国商标局颁发的文件，通常是在注册证书之复印件上附有盖***色火漆印的“红缎带”（类似专利申请案的优先权文件），或者由外国商标局在注册证书之复印件上盖有***。申请人并需同时提供外国注册证书之英译文，译文不必公证，但译员要签署一份声明书（声明书可由本所提供）。　　鉴于以上所述，如果申请人打算向美国提出一件商标申请，但该商标尚未在美国使用，则可以根据具体情况以上述的(2)，(3)，(4)或(2)和(3)，(2)和(4)的方式提出申请。申请人若以上述(3)或(4)的方式提出申请，则美国申请案中的商标图案和商品名称必须与相应的外国申请案中的完全相同，否则不为PTO接受。

二 商标《使用证明》的提供要求　　在美国，商标的注册申请过程和批准注册以后，有1或2次要求申请人提供《使用证明》。 1 . 在申请注册时，(1)和(2)两种类型要提供《使用证明》。　　***种申请类型在申请时，需提供《使用证明》；　　第二种申请类型在商标申请被批准后的六个月内要提交《使用证明》。 2 . 在延续商标后五年保护期时，都需提供《使用证明》　　所谓延续商标后五年保护期，即无论以上述四种方式中的那一种方式向PTO提出申请，商标注册后的第5年至第6年期间，商标注册人必须向PTO提交一份声明书，并附上在美国之《使用证明》，以此证明在商标注册后5年来，注册人一直在连续地（或间隙地）使用其商标。俟上述声明书被PTO接受后，则其注册的商标即可延续至该商标10年的保护期限届满为止（美国在80年代后期登记的商标,其保护期改为10年, 而在这以前登记的商标, 保护期限为20年。）具体期限都记录在商标的注册证）。如果商标注册人未能在注册后第６年期限届满前提供使用商标证据，则该商标即被PTO取消，而且这一期限是不得延长的。

三 如何选择申请类型　从前面的类型含意的叙述和代理的实践，我们可以看到，如何 选择申请类型，对申请人和代理人都是很重要的。如果我们对美国的申请类型理解不深，对申请人的商标状态（尤其是INTEND TO USE型）了解不足，就申请的类型，没能对申请人讲清需配合和提供的资料要求。那么，我们作为代理人可能要增加很多的代理工作量，而对申请人则要增加很多费用（延期费），甚至可能申请失败。　在申请类型中，《已在美国使用》型***简单，风险***少。《中国（或外国）已注册》型和《中国（或外国）优先权》型被批准注册了，在第五年也还是需要提供使用证明的，不真正使用，提供不了证明，仍有被作为自动放弃处理的风险。但这二种类型有五年的商场探索周期，可避免从申请到注册期间，提供在美国使用证明的压力。《拟在美国使用》型是目前我们企业申请较多的一类型。　　我国申请人多数对商标意识的超前性认识不足，常常是临时抱佛脚，要开拓美国市场了，就赶快向美国申请商标注册。考虑美国市场的环境，往往将在中国注册的商标，作适当修改，就向美国提出申请注册，这种情况下，无法采用《中国已注册》申请类型，就只能采用《拟在美国使用》型申请。但申请后的6-12月时，美国审查员通知要提供使用证明了，而申请人还在探索市场。因此，常常措手不及，提供不出使用证明，为维持申请只好一次次延期，缴费维持。　　

     其实，对中国的申请人而言，如果是一个与国内注册不同的商标，向美国申请注册。提出申请时，他可以同时提出一个与美国申请案相同的中国商标申请案，而在美国的申请书中，先在申请提出时，以《拟在美国使用》和《中国优先权》或者是中国申请案提出了，但时间已超六个月的优先权期限，则采用《拟在美国使用》和《中国已注册》两个类型同时为基础，即选择两个类型一并提出美国商标申请案。在进入审查阶段时，美国审查员会要求申请人作出选择一种类型的要求。届时，对我们的申请人和代理人而言，则有很大的迥旋余地。我们对美国审查员的答复，有三种选择余地：　　１、选择以《拟在美国使用》作为申请案之***依据，而放弃以外国申请案之依据，但申请人仍可享受外国申请案之优先日。在这种情况下，如果审查员未查到与该案有冲突的商标，则该案即可通过审查，并被登载在***公报（official gazette）上。在登载后规定的期限内，如果无人提出异议，则美国专利和商标局会发出批准通知书，并要求申请人在批准通知书发出之日起六个月内提交使用声明书和使用证明。如果上述使用声明书和使用证明被PTO接受，则该商标即获准在PTO注册。　　鉴于以上所述，如果申请人放弃外国申请案之依据，而选择《拟在美国使用》的方式作为美国申请案之依据，这种选择应在申请人预计该商标会很快在美国使用（例如六个月或一年之内），而对于相应之外国申请案能否获准在该国注册存在疑问（或尚未能确定）的情况下，此种选择是比较合适的。一旦申请人提出在美国之使用证明，则该商标即可获准在PTO注册。 　　

２、放弃《拟在美国使用》之依据，使美国申请案仅基于相应的外国申请案。在这种情况下，PTO的审查员若未找到与该案之注册证书的证明文件。然后该案就可以通过审查并***公报上登载。若无人提出异议，则该商标即可获准在PTO注册。　　鉴于以上所述，如果申请人预计在近期内不会在美国使用其商标，而他的外国申请案业已获准注册，则申请人作出这一选择是很明智的，在费用上也比较经济。但若申请尚未能确定外国申请案能否获准注册的情况下，选择这一方案是有风险的。一旦外国申请案被拒绝注册，申请人也就无法提供外国申请案之注册证书的证明文件，则其美国申请案***终也就只能放弃。即便申请人日后已在美国使用其商标，也无法用“使用证明”来代替外国注册证书，因为申请人已放弃以“打算使用”之依据，因此PTO不会接受申请人提交的使用证明。　　

３、如果申请人尚未确定是否会在近期内在美国使用其商标，也不知道其外国商标申请案能否获准注册，在这种情况下，为了减少风险，申请人***好仍保留《拟在美国使用》和《外国注册》这两个依据。在这种情况下，PTO审查员若未查到与该案有冲突的商标，则暂停对该案的进一步的审查。日后如果有下述之一情况发出者：　　　（a）申请人的相应之外国申请案已获准注册；　　　（b）申请人即将开始或已开始在美国使用其商标。　　则申请人可以向PTO要求***对该商标的进一步审查。届时可根据实际情况再选用上述***点或第二点的方案，并提交相关文件（商标在美国的使用证明或外国注册证书之证明文件），以便商标通过审查和获准在美国注册。其中商标在美国之使用证明可在商标批准之后再向PTO提交。　　

四 关于《使用证明》的说明　　所谓在美国之使用证明，通常是指商标在实际商品贸易中使用的实例或实样（英文名称是Specimen），它可以是该商标“附”在商品或商品包装箱上一起拍摄的照片，其中商标的字样和图案应能清晰地辨认。 所谓“附”一字系指：　(1)印刷　(2)蚀刻　(3)将商标的标签粘贴或系在商品或其包装盒上。　　若有小型的商品包装袋或包装盒其上有商标字样和图案，也可作为Specimen向PTO提交，但商品型号目录不能代替上述的Specimen。以上商标使用证明之实样或照片大小不应超过8.5×11英寸。并需填写“使用声明书”。

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